Premier article sur les erreurs à ne pas faire : utiliser à tort et à travers la marque d’un tiers.
En effet, dans le cadre de travail de SEO concernant leur activité en ligne des entreprises peuvent être tentées d’enregistrer un nom de domaine contenant une marque déposée par un tiers : prestataire, client et pourquoi pas concurrent…
Ce n’est pas une bonne idée de le faire et je vais vous dire pourquoi.
Reprendre la marque d’autrui dans un nom de domaine peut coûter cher
La preuve ?
La mésaventure survenue à une entreprise réparant des chaudières. Cette entreprise avait enregistré le nom de domaine suivant : elmleblanc-interventionreparation.fr.
Cette entreprise a été condamnée en 2013 à l’initiative d’E.L.M. Leblanc. La décision mentionne que l’entreprise à interdiction de :
faire usage des marques françaises verbale n° 1 325 054 et figurative n° 9 347 1442 à titre de nom de domaine dans des conditions engendrant un risque de confusion avec la société ELM Leblanc et de les reproduire et/ou imiter sur des sites internet, sauf à titre de désignation nécessaire, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard » ainsi que de « reproduire la couleur jaune et bleue de la charte graphique de la société ELM Leblanc sur les sites internet qu’elle exploite.
Le texte complet de cette décision est disponible sur le site de Légalis. On y apprend que cette décision n’est pas la dernière en date dans la procédure intentée. Dans un décision, un juge de la mise en état du TGI de Paris a ordonné à l’entreprise condamnée à communiquer le volume des connexions au site incriminé et les données relatives au chiffre d’affaires réalisé grâce au site internet.
Pourquoi ?
Pour permettre à l’entreprise titulaire de la marque de déterminer le montant du préjudice subi en raison de l’utilisation de sa marque dans le nom de domaine mis en cause.
Je n’ai pas vu de mention relative au transfert du nom de domaine en question dans le cadre de l’action intentée. Un oubli ?
Peut-on quand même utiliser la marque d’autrui dans un nom de domaine ?
La réponse est oui, dans deux cas.
Le titulaire de la marque est d’accord : dans ce cas, pas de problème. Cette possibilité est fréquente dans le cadre des relations commerciales entre entreprises.
Je vous conseille toutefois de matérialiser cet accord dans un contrat, histoire de se prémunir d’un changement d’avis du titulaire de la marque.
Attention : bien vérifier que celui qui signe le contrat est autorisé à le faire !
Le second cas est évoqué dans la décision de 2013. Il s’agit de « désignation nécessaire ». Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’il est possible de reprendre dans le cadre de son activité la marque d’un tiers, si cela est nécessaire. Vous vendez les produits de la société Duchemolle et vous devez en informer vos clients. Comment le faire sans utiliser la marque Duchemolle ?
Dans ce cadre, vous pouvez reprendre la marque d’autrui sans son accord, dans le mesure où cette désignation est nécessaire. On peut imaginer que dans le cas présent le nom de domaine n’était pas bien déposé et qu’un dépôt avec d’autres termes n’aurait pas été interdit par les juges.
Enfin, un cas bonus : dans le cas de l’utilisation du droit d’expression. Il s’agit du cas où des personnes utilisent dans un nom de domaine la marque d’un tiers dont ils veulent dénoncer les pratiques. Ce cas de figure a été jugé dès 2003. La cour d’appel de Paris à rappelé que la liberté d’expression était une limite au droit des marques.
Les juges ont toutefois limité cette utilisation de la marque d’un tiers. Deux conditions limitatives doivent être réunies :
- L’absence de risque de confusion du public et
- L’absence d’utilisation de la marque à finalité commerciale.
En définitive ce dernier cas est réservé aux activistes et non pas aux professionnels en charge du référencement d’une entreprise.
Ne pensez-vous pas ?
Protéger une idée grâce au droit est d’autant plus difficile que le droit pose le principe de la non protection d’une idée, en tant que telle (Voir l’arrêt en ligne) .